近年來，LED行業(yè)中許多公司發(fā)起了專利侵權(quán)訴訟，也有越來越多的公司成為專利侵權(quán)訴訟的被告。僅在過去3年間，全美地區(qū)法院和國際貿(mào)易委員會（“ITC”）受理的涉及LED技術(shù)的訴訟就數(shù)以百計。整個供應(yīng)鏈上的大小型零售商和制造商均被卷入訴訟中。

筆者在各法院為大量LED專利侵權(quán)案提供過抗辯。本文介紹了筆者的抗辯策略，以及在美國的外國制造商和供應(yīng)商在這些抗辯策略訴訟中的應(yīng)用。

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一、亞洲實體可能在哪里被起訴？

直到近年，訴訟中的原告才被允許在美國的任何地區(qū)法院提起專利侵權(quán)訴訟，只要被告在該區(qū)域銷售產(chǎn)品。因此，如果被告產(chǎn)品在全美銷售，原告幾乎能夠選擇任何地區(qū)法院起訴被告，即便被告公司在當(dāng)?shù)刂挥辛阈菢I(yè)務(wù)甚至沒有任何業(yè)務(wù)。原告通常喜歡選擇的法院是得克薩斯州東區(qū)地區(qū)法院，原因是該法院執(zhí)行一些對原告較為有利的訴訟程序，比如限制簡易判決以及允許寬泛和加快的證據(jù)開示操作。[1]針對美國的被告，最高法院最近結(jié)束了“任何地方起訴”的做法，并判決只能在下列地方起訴美國的被告：（i）被告被指控發(fā)生侵權(quán)行為之地，且被告在該地有固定營業(yè)場所；或（ii）被告注冊成立之地。

外國被告就沒那么幸運。事實上，在TC Heartland案中，最高法院并沒有更改針對外國被告進(jìn)行寬泛管轄的法令，即“若被告不是美國居民，則可在任何司法管轄區(qū)被起訴?！边@一做法在最近 In re HTC Corp., 889 F.3d 1349（聯(lián)邦巡回上訴法院 2018）案中得到了聯(lián)邦巡回上訴法院的確認(rèn)。為避免在有利于原告的地區(qū)法院被起訴，外國被告得知可能被起訴的時候，可考慮在更有利的地區(qū)法院提起確認(rèn)訴訟，要求法院確認(rèn)不侵權(quán)和專利無效。當(dāng)然這也意味著外國被告同意了該法院的管轄權(quán)，因此在起訴前應(yīng)當(dāng)慎重考慮。

對一些在美國沒有公司的外國制造商而言，原告通常選擇起訴其在美國的下游客戶或零售商，而不是直接起訴外國制造商。在這種情況下，被告有可能將案件轉(zhuǎn)到更有利的法院進(jìn)行審理，然而這取決于企業(yè)之間的關(guān)系。比如在最近的一個案件中，筆者為一家美國全國性美國LED零售商和其在中國的關(guān)聯(lián)方提供抗辯，我們讓法院駁回了對其中一個被告的起訴，然后將案件移送到了對剩下的被告更有利的法院。諸如此類的策略可能非常有效，尤其對在美國有子公司或客戶/零售商作為共同被告的亞洲公司而言。

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二、供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)：賠償

在采購合同中約定如果采購商面臨侵權(quán)索賠時，供應(yīng)商向采購商承擔(dān)賠償責(zé)任是很常見的。在美國的有些交易，法律還明確規(guī)定了賠償。[4]賠償條款通常規(guī)定如果有侵權(quán)訴訟，供應(yīng)商應(yīng)為采購商提供抗辯。有些賠償條款允許供應(yīng)商參與甚至控制訴訟案件。不管哪方控制案件，供應(yīng)商和采購商之間必須充分配合，以作出最佳抗辯，并確保呈交全部所需證據(jù)。事實上，采購商通常對供應(yīng)商提供的商品的技術(shù)方面知之甚少，只有供應(yīng)商才有相關(guān)技術(shù)文件以及專門知識，來制定不侵權(quán)和專利無效的抗辯策略，不管該供應(yīng)商是否被列為被告。因此，知悉被控侵權(quán)后，供應(yīng)商和采購商應(yīng)盡早開始協(xié)調(diào)訴訟策略。

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三、供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)：共同利益方和IPR中的實際利益方

提起雙方復(fù)審（“IPR”）程序挑戰(zhàn)專利的有效性，可極大地改變訴訟各方的形勢，并且使被告擁有抗辯優(yōu)勢，因為在IPR程序中被判定無效的專利比在訴訟中被判定無效的專利多得多。在提起IPR程序時，供應(yīng)商與采購商之間對訴訟的控制程度可能至關(guān)重要。首先，法律要求IPR申請人必須確定全部“實際利益方”（“RPI”）。[6]其次，若申請人、申請人實際利益相關(guān)方或共同利益方被提起侵權(quán)訴訟已超過1年，則IPR程序?qū)⒉槐皇芾怼?/p>

雖然法律對于申請人的RPI或“共同利益方”沒有提供明確的定義，但是聯(lián)邦巡回上訴法院最近提供了一些指導(dǎo)性意見。實際利益相關(guān)方的評判標(biāo)準(zhǔn)是申請人是否在該方的請求下提起該程序。確定一方為利益相關(guān)方的主要因素是其資助、指導(dǎo)、及/或控制IPR程序。[9]關(guān)于確定一方是否屬于共同利益方，專利和商標(biāo)局的上訴委員會采取較為靈活的判斷標(biāo)準(zhǔn)來評判該方與申請人是否足夠“親近”以至于判決的結(jié)果對他們都產(chǎn)生影響并受禁止反言的約束。”與RPI的判定類似，確定利益共同方的因素包括：非申請人一方是否‘控制或可能控制某一方參與IPR程序’，以及非申請人一方是否負(fù)責(zé)資助和指導(dǎo)某一方參與IPR程序?！?/p>

若要避免IPR申請的缺陷（比如，未包括所有RPI）或時效已過期（比如，RPI或請求人共同利益方被提起訴訟超過1年之后才提起IPR請求，因此導(dǎo)致IPR申請不被受理），則須慎重審閱和解釋賠償條款的權(quán)利與義務(wù)，這點至關(guān)重要。

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四、美國訴訟中外國供應(yīng)商的證據(jù)開示

由于專利權(quán)人將訴訟被告擴展至下游的分銷商和零售商，因此相關(guān)技術(shù)文件并不總是由被列為被告的一方持有、保管或控制，而是在外國供應(yīng)商手里。相比其他國家的訴訟制度，美國允許提交的證據(jù)范圍自由得多。如果外國供應(yīng)商不熟悉美國的訴訟可能會措手不及。

在一些情況下，即便外國供應(yīng)商不是案件當(dāng)事方，他們也可能被要求提供證據(jù)。一種方法是通過供應(yīng)協(xié)議本身的約定——若被告/采購商根據(jù)協(xié)議約定有權(quán)從其供應(yīng)商獲取相關(guān)文件，原告會主張被告/采購商對有關(guān)文件有足夠“控制權(quán)”，能獲取和呈交該等文件作為訴訟證據(jù)。另一種方法是，原告向外國供應(yīng)商在美國的子公司發(fā)送傳票，主張子公司對相關(guān)文件有足夠“控制權(quán)”，能獲取和呈交該等文件。這兩種做法非常常見，但并不總能成功。法院會根據(jù)一家公司是否真正有權(quán)力和控制力從另一家公司獲取文件的形式和可操作性做出判斷。

原告向獲得境外制造商的證據(jù)可采取的另外一種途徑是根據(jù)《關(guān)于從國外調(diào)取民事或商事證據(jù)的公約》——通常指《海牙取證公約》（“HEC”）。然而，根據(jù)HEC尋求證據(jù)是一個相當(dāng)漫長的過程，尤其是從中國尋求證據(jù)，過程可能長達(dá)6-12個月，而且不保證能獲批。

另一個可操作的方法是被告與原告協(xié)商從外國制造商尋求有限的證據(jù)披露。請謹(jǐn)記，訴訟中的采購商/被告通常需要從供應(yīng)商獲取證據(jù)，且與原告需要獲取的范圍相同，以證明專利索賠無效。因此，協(xié)商從制造商獲取有限的證據(jù)通常能減少訴訟費用，并有助于對案件進(jìn)行抗辯。

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五、總結(jié)

基于筆者所在團(tuán)隊辦理涉及亞洲LED供應(yīng)商及其客戶的美國專利訴訟和知識產(chǎn)權(quán)案件的豐富經(jīng)驗，這些實體必須在美國專利侵權(quán)訴訟抗辯中密切協(xié)調(diào)——密切合作和協(xié)調(diào)可能就是勝利和失敗的關(guān)鍵所在。